当我们管理商标时,我们在管什么法务星

《法务星辰》今天迎来第四期,我们请到的嘉宾是知识产权顾问李昌河,他站在法务的角度,为大家梳理了公司商标管理的四个环节及注意事项。

当我们管理商标时,我们在管什么?

大家好,欢迎来到法务阶梯的《法务星辰》栏目。

我是李昌河,知识产权规划师,很高兴与大家分享。今天我们聊一聊商标管理。

作为法务工作者,当我们进入一家公司的时候,如果要参与商标的管理,那我们可以做的事情是哪些呢?

我总结了一下,有四件工作:

第一、设计新商标时,我们能提供什么建议?

第二、如何申请一件新的商标?

第三、对已有的商标,如何管理、运营及维护?

第四、遇上纠纷,我们如何处理?

下面,我就从这四个方面谈谈我们可以做的工作。

一、设计新商标时,我们能提供什么建议?

大家知道,商标是连结消费者与经营者最重要的媒介,是用于区分商品或服务来源的。一个好的商标,它可以为公司经营提供保障,比如我们要进入商超、上天猫、做品牌打造等;它也能创造并形成无形资产,比如我们可以通过交易、许可、质押、出资等方式来变现商标的价值;同时商标也是一种合法形式的商业垄断,在一定的地域或领域范围内排除他人竞争,获得更大的市场份额,从而为企业赚取高额利润。

因此,设计好商标是很重要的。商标的设计是多部门参与的结果,从公司管理层及商务部门的角度,他们会重点考虑商业因素,比如,能不能引起消费对象的喜爱,就像猫哆哩、江小白这些,一下子就拉近了商家与消费者的距离;又比如,能不能让人产生联想,这方面饿了么就是一个很好的例子;再比如,这个商标是否易于识别、传播和记忆呢?掌阅、今日头条就能做到这点。

上面是管理层及商务部门考虑的因素,但作为法务部门,我们考虑的就是另外的因素了。我们要考虑的是三个因素:

第一因素,绝对禁止注册的情形。比如商标中含有国家、政治、宗教因素,含有地名,县级以上行政区划,有违社会风俗,容易产生欺骗性和误认的标志。这几方面一定要注意,否则前功尽弃。如果需要检验,大家不妨去商标局申请一个拉登、二奶试试~

第二因素,相对禁止注册的情形。举几个例子,如美酒,这是一个通用名称,虽不能注册但可以使用;又如美味、彩棉、炭烤鱼,它仅仅描述产品的特点,也是相对禁止的;还有其他无显著性,过于简单、过于复杂、纯数字、广告语等商标,都要注意。

第三因素,已有在先权利的情形。这不用多说了,包括商标权、著作权(字体、图形等)、字号权、姓名权等等。

总之,一件商标的设计,公司要把握两个基本的原则,一是商业利益最大化,二是法律风险最小化。

商标文字或者图案定了,我们就要进行设计了,一般来讲,商标都会委托专业机构设计,我们俗称委外设计。在与设计机构的合同中,为了保障公司权益,法务要考虑以下约定:

保密条款中要明确约定不能向任何第三方泄密;

著作权归属条款要明确约定支付费用后著作权即发生转移;

责任转移和追责条款也很有必要追加,减少和避免抄袭,若侵权可追责。

如果是图形商标的话,应确立著作权,主要方式有著作权登记/公开发表/公证保全/时间戳/向自己邮寄挂号信。

商标定稿后应及时申请注册商标(宜早不宜迟,在先原则)。

二、如何申请一件新的商标?

接下来我们谈第二方面,就是如何申请一件商标。

这里我想多占用一点大家的时间,简单介绍下商标的分类。按照商标的国际分类法,商标分为45个类别,每一类下面包含数量不等的具体商品小类。中国国内商标的注册原则是一个商标在一类里注册算一件商标,提交一份申请表,即一表一类。一个商标在两类里注册就是两件商标,提交两份注册申请书,以此类推。一件商标可以在一个类中选择10项商品,10个以上,每增加一个商品,商标局加收加项费。如第二十五类:

第二十五类:服装,鞋,帽。

衣物婴儿纺织用品特种运动服装不透水服装戏装特殊用鞋鞋帽袜手套(不包括特种手套)领带,围巾,披巾,面纱腰带,服装带单一商品

确定好后,我们就可以申请注册了。

商标注册的流程是这样的:

向商标局递交申请,商标局先进行形式审查,如果不通过则不予受理,或者商标局会要求限期补正,补正成功后进入实质审查,实质审查不通过则全部驳回,或者部分驳回,要是不向商标评审委员会申请复审的话,则仅对核准通过部分下发商标证书,如申请复审且成功,则全部下发证书,不成功怎么办?打官司。

在商标申请注册这一环节,有几点大家一定要认真注意:

首先,商标是有地域性的,我们法务人员应该要做到或起码让企业意识到,在进入某一市场时,应做到产品未动,商标先行,实现目标地域的垄断专用权。如出口国际,要在相应国家提前做商标注册保护。

其次,商标是分类别保护的,要尽量保护全面,特别是企业重金、重点打造的品牌要考虑全类别保护。

最后是关于商标服务类别的选择,要遵循以下四个原则:

比如我们企业是做白酒的,那么我们使用范围就是第33类;

我们企业一体化意识强烈,那么我们的发展范围就是第35类白酒的销售服务及第5类药酒;

啤酒及其他不含酒精的饮料在第32类,餐饮服务在第43类,这些就是我们企业的保护范围;

而禁止范围,就是有损企业声誉的、淡化品牌知名度的,像11类马桶方面,30类中的茶叶,31类的粮食这些,我们的白酒商标千万不要让其他企业去碰这些范围。

还有就是,申请小项时尽量用足权利,选择满10项,不要浪费。

还有一个要注意的问题,就是商标应该整体申请还是分开申请?我简单介绍下优缺点:

总结来说就是:如何使用、如何保护决定如何申请。

这里还要额外提醒下,申请一件商标的官方费用是元,一顿饭钱,为了公司的千秋大业,千万让财务不要吝啬。

三、对已有的商标,如何管理、运营及维护?

现在我们聊聊第三个方面,商标的使用及维护。这包括四种情形:商标转让、商标变更、商标续展及商标许可。时间关系不具体展开,只是讲讲注意事项。

商标转让要以商标局核准时为准,主要流程:签订转让协议,申请转让,核准。

商标变更主要就是两点:名义变更及地址变更。

商标续展方面主要是对于续展时限的把握,在期满前12个月内即可申请续展注册,之后还会有6个月宽展期,不过会产生额外费用。

商标许可主要分独占许可、排他许可和普通许可,企业根据自身需求来,这个对于各位来说很简单。需要注意的是:许可协议备案的必要性,未备案的许可不能对抗善意第三人。

四、遇上纠纷,我们如何处理?

最后谈谈第四个方面,商标的纠纷。

商标的纠纷有许多种,比如申请时的驳回复审、使用中的侵权与被侵权,商标转让、许可的合同纠纷等等,在处理时又涉及地域、赔偿计算等等,类型复杂,专业性比较强,不建议大家自行处理,交给专业机构处理较好。

这里只介绍下最常遇到的两个概念,以及法务可以做的工作。

第一个概念,商标异议。我们先要搞清楚是以哪种理由提出,理由包括两种,一是绝对理由,一是相对理由。绝对理由就是任何人均可向商标局提出异议,这里的绝对理由就是我们前面提到的法律因素中的绝对禁止和相对禁止方面;而以相对理由提出异议申请的必须是在先权利人或利害关系人。

提出商标异议必须在商标局公告期3个月内提出。而无效宣告就是自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。

第二个概念,商标撤销三年不使用,我们称之为“撤三”,大家主要掌握已注册商标连续三年没有使用就可。注册满三年的商标,使用频率不高,但价值较大的应重点防范。

在保护商标权利中法务能做什么呢?商标的保护一般都是从我们良好的监测习惯开始的,这些工作一般的代理机构都会做,细致程度决定代理机构的专业性,我们法务去做的话,就要多翻翻商标公告了,比较费时间。

总结

最后,我再总结一下今天的内容,也是法务在商标管理中应当注意的事项。

商标在设计、使用、申请时应考虑无风险、可获权、及时性、前瞻性的商标。

管理时应做到规范、准确。

运用时通常以打造知名度为目的,与商业结合,平衡经济利益与法律风险。

遇到商标保护方面的问题,一定要主动、积极、全面的去解决,重点、重金打造的商标一定要做到权利用尽。

时间关系,今天就分享到这里,今后有机会,希望与大家作更加深入的交流。谢谢大家。

QA

:最近在处理网络店铺商标侵权的工作,我有个问题,电子商务中的商标侵权和实体经营中的商标侵权是不是有些区别的?

答:两者没有太大区别,不过我们需要注意的是我们在做电商或实体经营商标维权/放侵权保护时,一定要基于我们本身来完善相应类别的注册保护,尽企业所能的做好全面、及时的保护工作,才能立于不败之地。

:我想问下昌河,刚才提到的整体注册和分开注册,能不能举个例子来说明呢?

答:拿我们熟悉的五粮液来说吧,我们知道,五粮液有注册图形“”和文字的“五粮液”,分开注册的好处就是可以灵活使用,单独使用汉字“五粮液”时,大家知道它是五粮液,单独使用图形时,因为大量宣传,大家也知道它时五粮液,它也可以把文字和图形整合在一起使用,使用灵活;而如果它把图形和汉字整合到一起,整体去做的商标申请,那么它在实际使用中,也就只能整体使用,而不能单独使用,丧失了灵活性。

:不好意思哈,问题有点儿多。1、刚才能说的打官司,是跟商标局打官司?能赢么?2、您说全部类别都做保护,是说40多个类别都要申请么?3、我们公司的注册地址不是我们的办公地址,注册地址被工商局列入了经营异常,您说这种情况,我司的商标应该全部变更是么?4、法务对已经设计好的没有参与的商标,出了监测工作还应该做什么?

答:1、我们当然可以也可能会与商标局或商标评审委员会打官司,而且与我们常见的官司类似,甚至如果我们有大量使用及宣传,赢面还会增大。像我们熟知的国窖,他的这个商标就是通过这样的方式取得的商标权,并且前后提供了大量的使用证据和广告宣传,最终赢得了这个商标,而这个商标也给企业带来了很大的商业价值。

2、对于知名企业来讲,基本他的商标,主打的商标都会做全类保护,而对于中小型的企业,我们只需要针对我们重点、重金打造的商标做全类保护就好,对于其他商标我们暂时只做到核心和关联类别的保护就好,没有太大必要花费那么大的财力去做全类别的保护。

3、地址变更主要指新旧营业执照地址部分发生改变而需要做的变更,您问题中描述的应该是我们的执照地址与办公地址不符,这个我们分开来看,如果您营业执照的地址可以收到商标局给咱邮寄的证书或信件这些,可以不做变更;如果没法儿收到的话,最好将营业执照地址变更为办公地址,之后及时办理商标地址变更。

4、如果是我们刚进一家新公司,它之前已经做好了商标的设计工作,我们刚接手时其实可以将前面提到的工作在商标申请工作当中就做完,比如我们的图形商标、特殊字体的商标可以做一个著作权的登记,还可以与设计公司签订补充协议,将前面的权利转移等约定加进去。

:我想问下从节约公司成本考虑,自己去申请商标,麻烦么?

答:因为我们我们商标申请只能递交到国家工商总局商标局,各地地方是没权限处理的,所以若公司在北京,可以考虑自己注册。但是委托代理机构的好处主要在于能够更好的针对商标某些事件的时限把握,比如驳回复审、异议、异议答辩等。

:谢谢昌河的分享,我最近遇到这样一个情况想请教下,我们公司的商标还在申请过程中,这种情况下,是可以授权别的第三方公司去使用这个商标吗?目前有工商局上门说我们的合作的第三方公司无权使用这个商标,就我理解的话,商标还没有批下来,谁用应该都是可以的是吧?

答:商标并未授权,并且这个商标其他自然人也没有在先权利的话,任何自然人都是可以使用的,授权的前提是要我们取得权力,若我们没有商标权,也就没法儿给第三方授权了。

:我想请教下,关于商标满三年未使用可以申请撤销,这个行驶撤销的权力有时间限制吗?如果商标权人中间有三年未使用,后来又使用了,可以申请撤销吗?

答:“撤三”就是撤销商标连续三年未使用,如果商标满足连续三年未使用这个前提条件,那么就是可以撤销的,不管我们在这三年之前或之后有无使用。权力没有时间限制,直到该商标无效为止。

后面两个问题属于个案,而且解决方式较多,并非唯一答案,所以就不罗列了

李昌河

某知识产权公司的高级知识产权规划师,工作领域主要为商标/专利的咨询管理,根据企业特点制定商标战略,为企业商标保护提供专业设计及规划。现为蒙牛乳业,稳健医疗,电魂网络,医院,国电江西电力公司等知名企业的专属知识产权顾问。至今已承办数百件商标代理及法律案件。

昌河长驻我们的







































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